Як зареєструвати торговельну марку

• для захисту бізнесу. Ви можете вигадати оригінальну та яскраву назву для своїх товарів/послуг, вкладати гроші в рекламу та просування, проте зекономити на реєстрації торговельної марки. Цим можуть скористатись ваші конкуренти і зареєструвати ваше оригінальне позначення в якості торговельної марки. Вам доведеться витрачати кошти на ребрендинг, і ця сума буде значно більшою, ніж та, яку ви могли витратити на реєстрацію бренда;
• для реєстрації домена першого рівня .ua наявність свідоцтва України на торговельну марку є обов'язковою умовою;
• зареєстрована ТМ викликає більшу довіру у споживачів, адже передбачає, що ви слідкуєте за якістю продукції або послуг. З часом торговельна марка стає цінністю та конкурентною перевагою вашої компанії, завдяки якій споживачі обирають саме ваші товари/послуги;
• для стримання конкурентів. Адже в той час як ви витрачаєте багато коштів для просування власної ТМ, стежите за якістю товарів/послуг, щоб заслужити довіру споживачів, конкуренти можуть піти іншим недобросовісним шляхом, використовуючи для маркування своїх товарів та/або послуг таке ж або схоже із вашим позначення. В цьому випадку свідоцтво на торговельну марку надасть вам право забороняти їм таке використання;
• при спонсорстві, адже відповідно до положень Закону України "Про рекламу", у теле-, радіопередачах, матеріалах в інших ЗМІ, видовищних та інших заходах, які створені і проводяться за участю спонсора, забороняється наводити будь-яку інформацію рекламного характеру про спонсора та/або його товари, крім імені або комерційного найменування та торговельної марки спонсора;
• для вільного використання ваших оригінальних позначень іншою мовою на упаковках, етикетках, вивісках, сайтах тощо. У разі відсутності зареєстрованої ТМ ви маєте використовувати українську мову;
• для отримання дозволу на встановлення або використання вивіски вашого магазину, ресторану тощо.

Також важливим є не стати порушником прав третіх осіб, адже ви можете розпочати використання позначення у своїй господарській діяльності, навіть не підозрюючи, що таке саме або схоже позначення вже є зареєстрованою торговельною маркою іншої особи у відношенні таких самих або однорідних товарів та/або послуг. Лише зареєструвавши ваше позначення в якості торговельної марки ви можете бути впевнені, що не отримаєте претензію про порушення прав третіх осіб (хоча й трапляються поодинокі випадки). При виникненні будь-яких спірних питань - звертайтесь за консультацією до юристів у сфері інтелектуальної власності.

Перед тим, як розпочати державну реєстрацію торговельної марки, слід визначитись:

1. У відношенні яких саме товарів та/або послуг така реєстрація необхідна, з огляду на це обрати класи МКТП. Ми радимо звернутися із питанням визначення класів до нас.
2. Хто буде заявником, а в подальшому стане власником свідоцтва на торговельну марку - це може бути фізична або юридична особа, резидент або нерезидент України, а також декілька осіб одразу.
3. Яке саме зображення ви би хотіли зареєструвати - слово, слово та графіку, лише графічне зображення, об'ємне зображення, чорно-біле або кольоре.
4. На території яких країн ви би хотіли зареєструвати вашу торговельну марку. Адже якщо ви плануєте подальше масштабування бізнесу ми рекомендуємо одразу перевірити можливість реєстрації позначення, яке ви обрали, в якості торговельної марки на території обраних держав.

Реєстрація ТМ - досить тривалий процес в Україні, в ході якого проводиться кваліфікаційна експертиза, тобто перевіряється чи відповідає заявлене позначення умовам надання правової охорони, визначеним Законом. Існує декілька підстав для відмови, проте найбільш розповсюдженою залишається відмова через тотожність (ідентичність) або схожість із раніше зареєстрованою або поданою на реєстрацію торговельною маркою у відношенні таких же або споріднених товарів/послуг на ім'я третьої особи.

У зв'язку з цим, ми рекомендуємо перед поданням торговельної марки на реєстрацію провести пошук з метою оцінки перспектив реєстрації обраного позначення. Провести такий інформаційний пошук можна самостійно за відкритими базами даних, однак кращою ідеєю буде доручити це професіоналам, які мають необхідні знання і досвід, зможуть оцінити ризики та надати рекомендації.

Якщо ж ви вневнені, що така ж або схожа торговельна марка не зареєстрована, адже не знайшли інформацію про таку реєстрацію у повсякденних пошукових системах, мусимо інформувати вас, що такий пошук не є повним та достовірним, і бажано все ж таки пересвідчитись у відсутності підстав для винесення відмови у реєстрації обраного вами позначення, замовивши послугу з проведення пошуку за спеціалізованими базами даних. Та навпаки, якщо ви знайшли ідентичну вашому позначенню торговельну марку, поряд з якою є символ ®️ - це ще не означає, що вона зареєстрована в країні, яка вас цікавить, або у відношенні необхідних вам товарів або послуг.

Тому з метою оцінки саме вашої ситуації та розуміння перспектив реєстрації торговельної марки у відношенні необхідних товарів та послуг, радимо звертатись щодо питань проведення попереднього пошуку до експертів.

Звісно проведення пошуку не є обов'язковим, однак просимо звернути увагу, що за подання торговельної марки на реєстрацію необхідно сплачувати державні збори, які у випадку винесення відмови у реєстрації вашого позначення не підлягають поверненню. Та найбільш прикрим буде не стільки факт втрачених грошових коштів, як факт втраченого часу, адже чекаючи на рішення Національного органу інтелектуальної власності півтора або навіть 2 роки, отримання відмови у реєстрації ТМ буде вкрай небажаною новиною для вашого бізнесу.

Часто можна почути: "Що може бути простішим за реєстрацію торговельної марки?!"

Так, звісно, ви можете зекономити та подати тм на реєстрацію самостійно (за умови, що ви є резидентом України).

Для цього необхідно правильно заповнити та подати на реєстрацію заявку, сплатити державний збір за подання ТМ протягом двох місяців від дати подання, інакше заявка буде вважатися неподаною. Державні збори визначаються відповідною Постановою Кабінету Міністрів України.

У процесі проведення експертизи вам можуть бути надіслані повідомлення або запити, вчасне реагування на які є вкрай важливим. Тому наступні 18-22 місяці вам доведеться ретельно перевіряти пошту і слідкувати, щоб жодне повідомлення щодо заявки не загубилось, а відповідь на нього надійшла до Національного органу інтелектуальної власності вчасно та по суті.

В той же час звертаючись до представників патентно-правової компанії LET'S DO IP з метою супроводу реєстрації торговельної марки, ви маєте наступні переваги:

• Економія вашого часу. Адже навіть для того, щоб заповнити та надіслати заявку вам доведеться витратити чимало часу. Водночас ми подаємо заявку на реєстрацію торгової марки в електронному вигляді за 1 робочий день, що прискорює всі процеси.
• Економія ваших коштів. Завдяки поданню на реєстрацію в електронному вигляді ми маємо знижку на державні збори від 1000 грн.
• Ви можете бути впевнені, що відповіді на запити або повідомлення експертизи будуть надіслані вчасно.
• Ми будемо інформувати вас про проходження етапів реєстрації, надавати вам необхідні роз'яснення.
• Ми підберемо найбільш ефективні стратегії захисту ваших об'єктів інтелектуальної власності як в Україні, так і за кордоном.

Проте вибір звісно за вами - реєструвати торговельну марку самостійно або звернутися за допомогою до професіоналів. Ми будемо раді відповісти на будь-які ваші питання та допоможемо зробити процес реєстрації максимально зручним.

Якщо ж ви вже обрали представника та під час співпраці з ним щось пішло не так - ви завжди можете його змінити. Ми будемо раді, якщо ви оберете нас.

Після того, як заявка на реєстрацію ТМ подана, вона проходить декілька етапів:

1. Встановлення дати подання заявки: перевіряється наявність у заявці зображення знака, переліку товарів та/або послуг, відомостей про заявника та документа про сплату збору за подання заявки. За наявності переліченої інформації і документів УКРНОІВІ надсилає повідомлення про встановлення дати подання заявки. Ця дата в подальшому відіграє вкрай важливу роль, адже саме з дати подання заявки діють права, що випливають зі свідоцтва.
2. Формальна експертиза: перевіряється правильність оформлення заявки, переліку товарів/послуг та чи є в матеріалах заявки довіреність, якщо заявка була подана через представника. За результатами проведення експертизи може бути направлений запит, який потребує відповіді, або висновок формальної експертизи (за відсутності зауважень).
3. Кваліфікаційна експертиза: перевіряється чи відповідає заявлене позначення умовам надання правової охорони відповідно до положень Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг". У результаті надсилається або повідомлення про можливу відмову в реєстрації позначення, або рішення про реєстрацію торговельної марки.

Підстави у винесенні відмови у реєстрації торговельної марки:

• суперечить публічному порядку, загальновизнаним принципам моралі (тобто, наприклад, не можна включити нецензурну лексику в торговельну марку, також не реєструються слова, які стали символами війни);
• містить у своєму складі символіку комунізму, російської імперської політики, пропаганди російського нацистського тоталітарного режиму;
• включає державний герб, прапор та інші державні символи, найменування або емблеми міжнародних організацій;
• не має розрізняльної здатності та не набуло такої внаслідок використання;
• складається з загальновживаних позначень, символів або термінів;
• є описовим, тобто вказує на певні характеристики товарів чи послуг;
• може вводити в оману щодо властивостей, якостей, географічного походження товарів чи послуг, а також щодо особи, яка виробляє товар або надає послугу;
• містить у своєму складі географічне зазначення;
• на дату подання є тотожним (таким самим) або схожим з: раніше зареєстрованими або поданими на реєстрацію в Україні торговельними марками у відношенні однорідних товарів та послуг; з добре відомими торговельними марками; з комерційними найменуваннями, що відомі в Україні;
• відтворює промисловий зразок іншої особи;
• відтворює твір мистецтва, назву відомого в Україні твору науки, літератури або мистецтва, цитату з них, ім'я або псевдонім відомої в Україні особи без згоди таких осіб або суб'єктів авторського права.

При надходженні повідомлення про можливу відмову у заявника є можливість надати до УКРНОІВІ (в минулому Укрпатент) мотивовану відповідь у двомісячний строк, в якій викласти всі свої аргументи на користь реєстрації позначення. Навіть якщо ви подали торгову марку на реєстрацію самостійно, підготовку мотивованої відповіді на попередню відмову ми радимо доручити експертам, які допоможуть обрати найбільш вдалі аргументи на користь реєстрації. Адже від даної відповіді залежить яке рішення буде винесено УКРНОІВІ - про відмову у реєстрації позначення або про реєстрацію торговельної марки.

Після одержання рішення про реєстрацію ТМ настає останній етап реєстрації - отримання свідоцтва України на торговельну марку, під час якого необхідно сплатити державне мито та збори, подати відповідне клопотання та через 1,5-2 місяці отримати свідоцтво в електронному вигляді та на паперовому носії.