Let's Do IP!

Как зарегистрировать торговую марку

Регистрация торговых марок и все, что необходимо об этом знать
Если вы впервые сталкиваетесь с вопросом регистрации торговой марки, то должны понимать прежде всего что же это вообще за понятие и какие преимущества вам предоставит такая регистрация.
Не вдаваясь в дословное изложение положений законодательства, в целом торговая марка (знак для товаров и услуг, товарный знак, бренд, логотип) - это обозначение, которое отличает ваши товары и/или услуги от прочих. Таким обозначением может быть слово, графический элемент или их сочетание.

Право собственности на знак удостоверяется свидетельством, действие которого составляет 10 лет (с возможностью продления действия каждый раз на 10 лет). При этом права, вытекающие из свидетельства действуют с даты подачи заявки.

Торговая марка регистрируется в отношении определенных товаров и/или услуг. Все товары и услуги отражены в 45 классах Международной классификации товаров и услуг (МКТУ), которую можно найти по http://nice.uipv.org/. То есть одно и то же обозначение может быть зарегистрировано в разных классах МКТУ на разных лиц. Так, например, слово "ПАНДА" одновременно зарегистрировано на имя разных владельцев: в 6 классе (для изделий из металла), в 5 классе (в отношении гербицидов, инсектицидов и фунгицидов), в 29-32 классах (для продуктов питания и безалкогольных напитков). Для правильного отнесения ваших видов деятельности к определенным классам МКТУ обращайтесь за помощью к экспертам по вопросам интеллектуальной собственности.

Ведь объем правовой охраны, предоставляемой в связи с регистрацией торговой марки определяется изображением знака, а также перечнем товаров и/или услуг, в отношении которых знак зарегистрирован. То есть, если вы являетесь владельцем ТМ "ПАНДА" в 5 классе для гербицидов, инсектицидов и фунгицидов, вы не можете запретить регистрировать и использовать этот знак третьему лицу, например, в отношении одежды. Таким образом правильное отнесение ваших товаров/услуг к определенным классам МКТУ является крайне необходимым условием успешного функционирования вашего бренда в дальнейшем.

Торговая марка имеет территориальный принцип действия, то есть зарегистрированная ТМ в Украине действует исключительно на территории Украины. Если вы планируете расширять бизнес в другие страны - вам следует заранее позаботиться о регистрации торговой марки непосредственно в стране, которая вас интересует. Регистрацию ТМ в других странах можно осуществить разными способами. Обращайтесь к нам уже сейчас - наши эксперты с удовольствием помогут выбрать наиболее выгодный и перспективный путь регистрации вашего бренда за рубежом.
Права, которые возникают в связи с регистрацией ТМ
  • вы имеете право использовать знак в отношении товаров и/или услуг, для которых он зарегистрирован (наносить на товар, упаковку, этикетку, нашивку, бирку, вывеску, связанную с ним, хранить такой товар с целью предложения к продаже, предлагать к продаже, продавать, импортировать и экспортировать; применять его во время предложения и предоставления услуг; применять в документации или в рекламе и в сети Интернет);
  • вы можете передать право на торговую марку третьему лицу или предоставить разрешение на использование (лицензию);
  • вы имеете исключительное право запрещать третьим лицам использовать ваш знак или сходное с ним обозначение в отношении товаров и/или услуг, в отношении которых знак зарегистрирован, а также однородных;
  • вы имеете право запрещать кому-либо использовать без вашего согласия знак или сходное с ним обозначение в доменных именах (при условии, что такие сайты касаются товаров/услуг, в отношении которых зарегистрирован ваш знак);
  • вы имеете право проставлять рядом с ТМ предупредительную маркировку, свидетельствующую о регистрации знака, однако какую именно маркировку Законом не установлено. Наиболее распространенные - ®️, ТМ. И не слушайте рекомендации представителей, которые уверяют, что после подачи заявки ставится маркировка ТМ, а после получения свидетельства - ®️. Это не соответствует положениям Закона, в котором четко указано, что предупредительную маркировку имеет право проставлять только владелец свидетельства.
Со временем торговая марка становится ценностью и конкурентным преимуществом вашей компании, благодаря которой потребители выбирают именно ваши товары и услуги.
Для чего необходима регистрация торговой марки
  • Для защиты бизнеса. Вы можете придумать очень оригинальное и яркое название для идентификации своих товаров/услуг, вкладывать деньги в рекламу и продвижение, однако сэкономить на регистрации торговой марки. Этим могут воспользоваться ваши конкуренты и зарегистрировать ваше оригинальное обозначение в качестве знака для товаров и услуг. Таким образом вам придется тратить средства на ребрендинг, и эта сумма будет значительно больше, чем та, которую вы могли потратить на регистрацию знака.
  • Для регистрации домена первого уровня .ua наличие свидетельства на знак для товаров и услуг является обязательным условием.
  • Зарегистрированная ТМ вызывает большее доверие у потребителей, ведь предполагает, что вы следите за качеством товаров/услуг. Со временем торговая марка становится ценностью и конкурентным преимуществом вашей компании, благодаря которой потребители выбирают именно ваши товары/услуги.
  • Для сдерживания конкурентов. Ведь в то время как вы тратите много средств для продвижения собственной ТМ, следите за качеством товаров/услуг, чтобы заслужить доверие потребителей, конкуренты могут пойти другим недобросовестным путем, используя для маркировки своих товаров/услуг такое же или похожее на ваше обозначение. В этом случае свидетельство на знак для товаров и услуг предоставит вам право запрещать им такое использование.
  • При спонсорстве, ведь в соответствии с положениями части 1 ст. 5 Закона Украины "О рекламе", в теле, радиопередачах, материалах в других СМИ, зрелищных и других мероприятиях, которые созданы и проводятся при участии спонсоров, запрещается приводить любую информацию рекламного характера о спонсоре и/или его товарах, кроме имени или наименования и знака для товаров и услуг спонсоров.
Также важно не стать нарушителем прав третьих лиц, являющихся владельцами знака для товаров и услуг, используя в хозяйственной деятельности для маркировки товаров/услуг незарегистрированное обозначение (ведь вы можете даже не знать о существовании зарегистрированной ТМ в отношении таких же или однородных товаров/услуг). Только зарегистрировав ваше обозначение в качестве знака для товаров и услуг вы можете быть уверены, что не получите претензию о нарушении прав третьих лиц (хотя и случаются единичные случаи). При возникновении каких-либо спорных вопросов - обращайтесь за консультацией к юристам в сфере интеллектуальной собственности.
Подготовка к регистрации торговой марки
Перед тем, как приступить к государственной регистрации торговой марки, следует определиться:

  1. В отношении каких именно товаров/услуг такая регистрация необходима, учитывая это выбрать классы МКТУ. Мы советуем обратиться с вопросом определения классов к экспертам по вопросам интеллектуальной собственности.
  2. Кто будет заявителем, а в дальнейшем станет владельцем свидетельства Украины на знак для товаров и услуг - это может быть физическое или юридическое лицо, резидент или нерезидент Украины, а также несколько лиц одновременно.
  3. С изображением знака - слово, слово и графический элемент, графический элемент, в черно-белом исполнении или цветном.
  4. Можете ли вы ждать регистрацию 18-22 месяца, или вам необходима ускоренная регистрация знака, которая составляет 8 месяцев до получения свидетельства.

Регистрация ТМ - достаточно длительный процесс, в ходе которого проводится экспертиза на знак, то есть проверяется соответствует ли знак условиям предоставления правовой охраны, определенным Законом. Оснований для отказа в предоставлении правовой охраны несколько, однако наиболее распространенным является отказ из-за тождества или сходства с ранее зарегистрированным или поданным на регистрацию знаком в отношении таких же или однородных товаров/услуг на имя третьего лица.

В связи с этим, мы рекомендуем перед подачей знака на регистрацию провести поиск с целью оценки перспектив его регистрации в целом. Провести такой информационный поиск можно самостоятельно по открытым базам данных, однако следует помнить, что в таких базах отображена не полная информация, а потому все равно остается риск получить отказ в регистрации знака.

И если вы не нашли в поисковых системах при вводе поискового запроса по ключевому слову ваш знак, это еще совсем не значит, что он не зарегистрирован в качестве знака для товаров и услуг. И наоборот, если вы нашли идентичный вашему обозначению знак, рядом с которым есть символ ®️ - это еще не означает, что данный знак зарегистрирован в стране, которая вас интересует, а также, что он зарегистрирован именно в отношении необходимых вам классов товаров/услуг.

Поэтому для глубокой оценки именно вашей ситуации и понимания перспектив регистрации вашего знака в отношении необходимых вам товаров/услуг, советуем все же обращаться по вопросам проведения информационного поиска к экспертам.
Стоит ли регистрировать торговую марку самостоятельно?
Как-то недавно я услышала выражение: "Что может быть проще регистрации торговой марки ?!"

Да, конечно, вы можете сэкономить и подать знак на регистрацию самостоятельно (при условии, что вы являетесь резидентом Украины).

Если у вас нет электронной подписи, выданной непосредственно Укрпатентом, вы можете подать знак на регистрацию исключительно на бумажном носителе.

Для этого необходимо лишь правильно заполнить бланк заявления, в котором указать ФИО или наименование заявителя и его адрес, перечень товаров и/или услуг, сгруппированных согласно МКТУ, добавить необходимое количество изображений знака и документ об уплате государственного сбора за подачу заявки. Кстати, сбор можно оплатить даже не сразу, главное - чтобы он был оплачен в течение двух месяцев с даты подачи заявки. Иначе заявка будет считаться отозванной. Размер государственного сбора за подачу заявки на одного заявителя в одном классе МКТУ с 19.07.2019 года составляет 4000 грн.

Заполненное заявление вместе с приложениями вам придется направить в адрес Укрпатента и в дальнейшем переписка будет осуществляться в бумажном виде. При этом не следует забывать, что необходимо реагировать на запросы или уведомления экспертизы в установленный действующим законодательством срок. Поэтому следующие 18-20 месяцев вам придется тщательно проверять почту и следить, чтобы она не потерялась, как это нередко случается.

В то же время обращаясь к представителям патентно-правовой компании с целью сопровождения регистрации знаков для товаров и услуг, вы получаете следующие преимущества:

  • Экономия вашего времени. Ведь даже для того, чтобы заполнить и отправить бланк заявления вам придется потратить немало времени.
  • Экономия ваших средств. Государственный сбор за подачу заявки в электронном виде уплачивается в размере 80% от установленного сбора, то есть регистрация ТМ в одном классе на одного заявителя составит 3200 грн. - экономия на каждом классе 800 грн.
  • Вы можете быть уверены, что ответы на запросы или уведомления экспертизы будут направлены вовремя.
  • Мы будем информировать вас о прохождении этапов регистрации, предоставлять вам необходимые разъяснения.
Однако выбор конечно за вами - регистрировать знак самостоятельно или обратиться за помощью к профессионалам. Мы будем рады ответить на любые ваши вопросы и поможем сделать процесс регистрации торговой марки максимально удобным.
Экспертиза заявки и получение свидетельства Украины на знак для товаров и услуг
После того, как заявка на регистрацию знака подана, она проходит несколько этапов:

  1. Установление даты подачи заявки. Укрпатентом проверяется наличие в заявке изображения знака, перечня товаров/услуг, сведений о заявителе и документа об уплате сбора за подачу заявки. При наличии перечисленных документов Укрпатентом направляется уведомление об установлении даты подачи заявки. Эта дата в дальнейшем играет важную роль, ведь именно с даты подачи заявки действуют права, вытекающие из свидетельства.

  2. Формальная экспертиза. Укрпатентом проверяется правильность оформления заявки, перечень товаров/услуг и есть ли в материалах заявки доверенность, если она была подана через представителя. По результатам проведения экспертизы Укрпатентом может быть направлено уведомление об уточнении перечня товаров и/или услуг или о направлении доверенности, требующее ответа. При отсутствии замечаний к оформлению материалов заявки будет направлен вывод формальной экспертизы на знак.

  3. Квалификационная экспертиза. Именно во время ее проведения проверяется соответствует ли заявленное обозначение условиям предоставления правовой охраны. В соответствии с положениями Закона Украины "Об охране прав на знаки для товаров и услуг", существует несколько оснований для отказа в предоставлении правовой охраны. По результатам проведения данной экспертизы, направляется или уведомление о возможном отказе в регистрации обозначения, или решение о регистрации знака.

При получении уведомления о возможном отказе у заявителя есть возможность направить в Укрпатент ответ в двухмесячный срок, в котором изложить все свои аргументы в пользу регистрации обозначения. Даже если вы подали знак на регистрацию самостоятельно, подготовку мотивированного ответа на уведомление о возможном отказе мы советуем вам поручить экспертам, которые помогут вам выбрать наиболее весомые аргументы в пользу регистрации вашего знака. Ведь от данного ответа зависит какое решение будет вынесено Укрпатентом - об отказе в регистрации обозначения или о регистрации.

После получения решения о регистрации знака наступает последний этап регистрации - получение свидетельства Украины на знак для товаров и услуг, во время которого в том числе необходимо оплатить соответствующие государственные пошлины и сборы.
Интересует регистрация торговой марки?
Мы поможем сделать процесс регистрации максимально удобным для вас и вам не придется тратить свое время на то, чтобы разобраться во всех тонкостях и деталях каждого этапа регистрации знака
Свяжитесь с нами

+38 (098) 372 37 27
+38 (095) 595 27 57
+38 (093) 773 83 18

г. Днепр, ул. Набережная Победы, д. 7,
Бартоломео Резорт Таун, башня 1, 4-й этаж, офис 208
Все права защищены 2021